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Il segreto commerciale e alcuni spunti operativi connessi al suo utilizzo

Editoriale a cura di di Anna Maria Stein Avvocato in Proprietà Intellettuale - Partner dello studio Franzosi Dal Negro Setti, Milano - Esperto in Proprietà Intellettuale progetti Commissione Europea

La determinazione del valore e la tutela dei cosiddetti Intangible Assets (beni immateriali) sono temi attuali per le aziende che innovano, ovvero che propongono soluzioni effettivamente praticabili nuove, frutto di attività di sviluppo della realtà aziendale.

Sono degli ultimi anni gli interventi legislativi a livello nazionale (il Patent Box e la Rivalutazione generale dei beni d’impresa, fra cui marchi e brevetti) e a livello comunitario (la Direttiva Trade Secrets) che hanno mostrato una sempre maggiore considerazione da parte del Legislatore per questi temi e hanno svecchiato le norme esistenti. A ciò si deve aggiungere una generale maggiore attenzione da parte della Commissione Europea verso il supporto delle PMI nella protezione di diritti di Proprietà Intellettuale e del Technology Transfer.

Il segreto commerciale (Trade Secrets), che oggi include non solo il know-how di natura tecnica, ma anche quello di natura commerciale, è materia degna di approfondimento perché di interesse diffuso nelle grandi come nelle piccole realtà imprenditoriali.

In Italia, la protezione del cosiddetto know-how (patrimonio di conoscenze, essenzialmente tecnico, fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di impresa) risale a una costruzione della giurisprudenza, poi recepita negli articoli 98 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, da ultimo implementati a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2016/943 Trade Secrets, la quale, recepita da tutte le nazioni europee, porterà alla protezione uniforme degli asset di proprietà intellettuale a livello continentale.

I presupposti per la tutela del know-how sono costituiti imprescindibilmente da tre elementi senza i quali l’impostazione della strategia per individuare e proteggere il know-how sia di natura tecnica, sia di natura commerciale, non può avvenire:

  1. segretezza delle informazioni;
  2. valore economico delle informazioni in quanto segrete;
  3. approntamento di misure di protezione (interne ed esterne) a mantenerle segrete.

Operativamente, si tratta di effettuare nel patrimonio immateriale dell’azienda o dell’imprenditore o dell’inventore una ricognizione attenta (una sorta di due diligence) volta a individuare e definire l’esistenza di Trade Secrets, per poi porre in essere le misure adeguate (la predisposizione di protocolli in forma scritta è fondamentale) a mantenere segreto il patrimonio di informazioni e dati.

Una volta individuato ciò che può essere considerato un Trade Secret, occorre porre in essere le misure tecnologiche e contrattuali per mantenere segrete le informazioni ed evitarne la divulgazione o le possibili illecite sottrazioni. Si tratta di misure interne (all’azienda, al laboratorio di ricerca, allo stabilimento) ed esterne (per ogni contatto/accesso da parte di terzi) proporzionate al valore e all’entità del segreto.

Le procedure possono riguardare diverse strutture e fasi, fra cui le attività del laboratorio di ricerca e sviluppo, la fase di produzione e la vita dello stabilimento produttivo, la gestione dei dipendenti/collaboratori o dei terzi che hanno accesso ai segreti. Sarà necessario informare e guidare ricercatori/dipendenti/collaboratori, perché essi ottemperino ai requisiti di protezione e alla segretezza in sé, e, più banalmente, evitino la divulgazione, anche solo accidentale, delle informazioni segrete.

Internamente, l’imprenditore dovrà predisporre procedure ad hoc volte ad assicurare l’accesso selettivo alle informazioni. Queste procedure saranno di natura tecnologica e contrattuale. Ad esempio, per i laboratori di ricerca e sviluppo, potrà essere utile prevedere accessi riservati, un registro accessi, misure tecnologiche di protezione e accesso a file e documenti cartacei, sistemi di protezione su macchinari o strumentazioni.

Nella fase di produzione e nella gestione dello stabilimento, è rilevante l’individuazione precisa del personale che accede al know-how.

Analoghe valutazioni possono essere svolte per quanto concerne il know-how commerciale, dove sarà coinvolto il personale addetto all’area commerciale, di vendita e di marketing.

Vi è poi la fase di gestione dei Trade Secrets verso l’esterno e cioè verso i terzi che potrebbero venire anche solo a contatto con queste informazioni perché accedono fisicamente ai locali aziendali, in qualità di fornitori o perché interessati a collaborazioni commerciali dove è inevitabile l’accesso anche parziale alle informazioni segrete. Qui la regolamentazione contrattuale e tecnologica degli accessi è certamente rilevante.

Se è vero che il confronto con le aziende, con gli imprenditori e con gli inventori inizialmente può spaventare, i benefici potenziali che si possono trarre in termini di valore aziendale compenseranno in futuro l’intenso sforzo iniziale. Sarebbe d’altro canto davvero antipatico che accada di accorgersi in ritardo di disporre di un segreto aziendale valorizzabile e di non averlo saputo proteggere preventivamente perdendo definitivamente l’opportunità di sfruttarlo.